Как не потерять деньги на контрактном производстве
Арбитражный суд Владимирской области отказал в удовлетворении иска «Славянской аптеки» о взыскании 54 млн руб. с бывшего гендиректора Олега Полухина, поскольку истец не доказал факта причинения убытков. Решение суда опубликовано в системе «Мой арбитр» и не вступило в законную силу.
В чем суть спора
Поводом для обращения в суд стал давний спор между истцом и фирмой «Тривиум XXI», которая участвует в деле в качестве третьей стороны.
С 2016 года «Славянская аптека» производила по договору подряда препарат «Мелоксикам» для фирмы «Тривиум XXI». В феврале 2020 года последняя распространила уведомительное письмо об обнаружении на рынке контрафактных серий данного лекарства. Производитель уверял, что партия была выпущена им в рамках договора подряда из предоставленного заказчиком сырья. Заказчик это отрицал и уведомил Минздрав России об отмене регистрации препарата.
В течение нескольких лет в споре пришлось разбираться судам. В декабре 2022 года стороны пошли на мировую. Согласно соглашению, которое в марте 2023 года утвердил Первый арбитражный апелляционный суд, «Тривиум XXI» полностью отказывается от претензий, связанных с нарушением исключительного права на товарный знак и на фирменное наименование при производстве препарата «Мелоксикам». А «Славянская аптека» уплачивает заказчику 54 млн руб. равными платежами по 4,5 млн руб. ежемесячно в течение года.
Сумма была выплачена, а в августе 2024 года «Славянская аптека» решила взыскать ее со своего бывшего директора. Но суд решил, что факт совершения предприятием действий по производству и реализации без согласия правообладателя товарного знака препарата «Мелоксикам» не подтвержден материалами дела № А11-2247/2021 (иск «Тривиума XXI» о признании препарата контрафактным, взыскании со «Славянской аптеки» убытков и компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак).
Суд сделал вывод «об отсутствии доказательства того, что, осуществляя производство препарата «Мелоксикам», генеральный директор действовал с намерением причинить вред «Славянской аптеке».
Что говорят юристы
«Славянская аптека», добросовестно изготовившая несколько партий лекарственного препарата по заказу владельца РУ, неожиданно столкнулась не только с тем, что «заказчик не оплатил изготовление препарата, но и с тем, что он отменил своим заявлением регистрацию препарата, а также обвинил производителя в изготовлении и продаже контрафактного товара», пояснила «ФВ» адвокат, партнер АБ «Ольга Ренова и партнеры» Ольга Карпова. Хотя, по ее мнению, это скорее частный случай, нежели массовая история, производителям можно порекомендовать настаивать на включении в подрядные договоры нескольких условий:
- о полной или хотя бы значительной предоплате стоимости сырья и материалов, если производитель будет изготавливать лекарство не из давальческого сырья;
- об ощутимых штрафных санкциях за нарушение сроков оплаты;
- о наличии у производителя права удерживать препарат до полной оплаты;
- о предоставлении обеспечения (поручительств, независимых гарантий) с четким перечнем условий выплаты.
«А вот повлиять на право владельца РУ отменить действие удостоверения производственная площадка не может, но в договор может быть включено заверение владельца РУ, что он не планирует прекращать действие РУ и что прекращение РУ никоим образом не лишит производственную площадку права на получение оплаты по договору», — подытожила Ольга Карпова.
Дело № А11-9262/2024 («Славянская аптека» против Олега Полухина) и более ранние споры между теми же лицами наглядно демонстрируют, что контрактное производство сопряжено с определенными рисками для сторон и условия договора требуют тщательной проработки, констатировала советник юридической компании Firm One Ксения Халикеева.
По ее словам, для заказчика риски связаны с утратой контроля над качеством, возможным нарушением объемов и сроков производства, несанкционированной продажей продукции, прекращением производства по не зависящим от заказчика причинам, разглашением ноу-хау. Для контрактного производителя есть риски неоплаты готовой продукции и невозможности ее последующей реализации, поставки заказчиком некачественного сырья и материалов, претензий в отношении использования интеллектуальной собственности (ИС) заказчика.
«В договоре следует урегулировать вопросы интеллектуальной собственности, поскольку она является ключевым активом заказчика, — посоветовала Ксения Халикеева. — Важно конкретизировать лицензируемые объекты ИС и детализировать объем предоставляемых прав для согласования предмета лицензирования и избежания несанкционированного использования ИС, в частности, для производства и вывода на рынок аналогичных продуктов. Такие кейсы на практике встречаются нередко».
Для заказчика важно предусмотреть достаточный объем контроля за исполнением договора, включая аудит производственной площадки и предоставление отчетности. Такие меры позволяют заказчику своевременно отслеживать отклонения от согласованных требований и минимизировать негативные последствия, продолжила эксперт.
«Следует продумать основания и последствия расторжения договора, — подчеркнула Ксения Халикеева. — В частности, что происходит с остатками продукции и заказами в процессе исполнения, будут ли последствия отличаться в зависимости от основания расторжения (например, договор может предусматривать выплату компенсации заказчику, если расторжение обусловлено утратой лицензии по вине исполнителя)».
При составлении любого договора следует учитывать специфику конкретного проекта, в том числе особенности продукции, коммерческую модель, логистические цепочки и иные факторы, акцентировала внимание эксперт. По ее мнению, вопросы контрактного производства становятся все более актуальными в свете принимаемых мер, направленных на локализацию производства и ужесточение контроля за производственными процессами.
В целом договорная модель контрактного производства лекарственных средств проработана достаточно хорошо, убежден партнер, глава практики фармацевтики и здравоохранения SL LEGAL Всеволод Тюпа. Ее центром является договор подряда, как правило, из давальческого сырья.
«Предоставление собственного сырья (активной фармсубстанции или препаратов балк) позволяет заказчику быть уверенным в его качестве. При этом производственные процессы подрядчика, равно как вспомогательное сырье, поставляемое третьими лицами, подлежат строгой предварительной проверке и дальнейшему контролю для обеспечения качества готовой продукции», — пояснил эксперт.
Помимо основного договора подряда сторонами, как правило, заключаются соглашения о фармаконадзоре и о качестве, уточнил Всеволод Тюпа. В случае предоставления заказчиком подрядчику права пользования интеллектуальной собственностью (товарный знак, производственное ноу-хау или изобретение) заключается соответствующее лицензионное соглашение.
«Для минимизации риска конфликтной ситуации сторонам, помимо финансовых аспектов, следует подробно урегулировать вопросы доставки и приемки сырья, порядок принятия готовой продукции, требования к производственным линиям и соблюдению надлежащих практик, порядок использования товарных знаков и технологий, вопрос наличия необходимых разрешительных документов и страхования ответственности. Как показывает практика, недоработки в согласовании именно этих нюансов чаще всего приводят к претензиям и судебным спорам», — заявил эксперт.
Арбитражный суд Владимирской области отказал в удовлетворении иска «Славянской аптеки» о взыскании 54 млн руб. с бывшего гендиректора Олега Полухина, поскольку истец не доказал факта причинения убытков. Решение суда опубликовано в системе «Мой арбитр» и не вступило в законную силу.
В чем суть спора
Поводом для обращения в суд стал давний спор между истцом и фирмой «Тривиум XXI», которая участвует в деле в качестве третьей стороны.
С 2016 года «Славянская аптека» производила по договору подряда препарат «Мелоксикам» для фирмы «Тривиум XXI». В феврале 2020 года последняя распространила уведомительное письмо об обнаружении на рынке контрафактных серий данного лекарства. Производитель уверял, что партия была выпущена им в рамках договора подряда из предоставленного заказчиком сырья. Заказчик это отрицал и уведомил Минздрав России об отмене регистрации препарата.
В течение нескольких лет в споре пришлось разбираться судам. В декабре 2022 года стороны пошли на мировую. Согласно соглашению, которое в марте 2023 года утвердил Первый арбитражный апелляционный суд, «Тривиум XXI» полностью отказывается от претензий, связанных с нарушением исключительного права на товарный знак и на фирменное наименование при производстве препарата «Мелоксикам». А «Славянская аптека» уплачивает заказчику 54 млн руб. равными платежами по 4,5 млн руб. ежемесячно в течение года.
Сумма была выплачена, а в августе 2024 года «Славянская аптека» решила взыскать ее со своего бывшего директора. Но суд решил, что факт совершения предприятием действий по производству и реализации без согласия правообладателя товарного знака препарата «Мелоксикам» не подтвержден материалами дела № А11-2247/2021 (иск «Тривиума XXI» о признании препарата контрафактным, взыскании со «Славянской аптеки» убытков и компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак).
Суд сделал вывод «об отсутствии доказательства того, что, осуществляя производство препарата «Мелоксикам», генеральный директор действовал с намерением причинить вред «Славянской аптеке».
Что говорят юристы
«Славянская аптека», добросовестно изготовившая несколько партий лекарственного препарата по заказу владельца РУ, неожиданно столкнулась не только с тем, что «заказчик не оплатил изготовление препарата, но и с тем, что он отменил своим заявлением регистрацию препарата, а также обвинил производителя в изготовлении и продаже контрафактного товара», пояснила «ФВ» адвокат, партнер АБ «Ольга Ренова и партнеры» Ольга Карпова. Хотя, по ее мнению, это скорее частный случай, нежели массовая история, производителям можно порекомендовать настаивать на включении в подрядные договоры нескольких условий:
- о полной или хотя бы значительной предоплате стоимости сырья и материалов, если производитель будет изготавливать лекарство не из давальческого сырья;
- об ощутимых штрафных санкциях за нарушение сроков оплаты;
- о наличии у производителя права удерживать препарат до полной оплаты;
- о предоставлении обеспечения (поручительств, независимых гарантий) с четким перечнем условий выплаты.
«А вот повлиять на право владельца РУ отменить действие удостоверения производственная площадка не может, но в договор может быть включено заверение владельца РУ, что он не планирует прекращать действие РУ и что прекращение РУ никоим образом не лишит производственную площадку права на получение оплаты по договору», — подытожила Ольга Карпова.
Дело № А11-9262/2024 («Славянская аптека» против Олега Полухина) и более ранние споры между теми же лицами наглядно демонстрируют, что контрактное производство сопряжено с определенными рисками для сторон и условия договора требуют тщательной проработки, констатировала советник юридической компании Firm One Ксения Халикеева.
По ее словам, для заказчика риски связаны с утратой контроля над качеством, возможным нарушением объемов и сроков производства, несанкционированной продажей продукции, прекращением производства по не зависящим от заказчика причинам, разглашением ноу-хау. Для контрактного производителя есть риски неоплаты готовой продукции и невозможности ее последующей реализации, поставки заказчиком некачественного сырья и материалов, претензий в отношении использования интеллектуальной собственности (ИС) заказчика.
«В договоре следует урегулировать вопросы интеллектуальной собственности, поскольку она является ключевым активом заказчика, — посоветовала Ксения Халикеева. — Важно конкретизировать лицензируемые объекты ИС и детализировать объем предоставляемых прав для согласования предмета лицензирования и избежания несанкционированного использования ИС, в частности, для производства и вывода на рынок аналогичных продуктов. Такие кейсы на практике встречаются нередко».
Для заказчика важно предусмотреть достаточный объем контроля за исполнением договора, включая аудит производственной площадки и предоставление отчетности. Такие меры позволяют заказчику своевременно отслеживать отклонения от согласованных требований и минимизировать негативные последствия, продолжила эксперт.
«Следует продумать основания и последствия расторжения договора, — подчеркнула Ксения Халикеева. — В частности, что происходит с остатками продукции и заказами в процессе исполнения, будут ли последствия отличаться в зависимости от основания расторжения (например, договор может предусматривать выплату компенсации заказчику, если расторжение обусловлено утратой лицензии по вине исполнителя)».
При составлении любого договора следует учитывать специфику конкретного проекта, в том числе особенности продукции, коммерческую модель, логистические цепочки и иные факторы, акцентировала внимание эксперт. По ее мнению, вопросы контрактного производства становятся все более актуальными в свете принимаемых мер, направленных на локализацию производства и ужесточение контроля за производственными процессами.
В целом договорная модель контрактного производства лекарственных средств проработана достаточно хорошо, убежден партнер, глава практики фармацевтики и здравоохранения SL LEGAL Всеволод Тюпа. Ее центром является договор подряда, как правило, из давальческого сырья.
«Предоставление собственного сырья (активной фармсубстанции или препаратов балк) позволяет заказчику быть уверенным в его качестве. При этом производственные процессы подрядчика, равно как вспомогательное сырье, поставляемое третьими лицами, подлежат строгой предварительной проверке и дальнейшему контролю для обеспечения качества готовой продукции», — пояснил эксперт.
Помимо основного договора подряда сторонами, как правило, заключаются соглашения о фармаконадзоре и о качестве, уточнил Всеволод Тюпа. В случае предоставления заказчиком подрядчику права пользования интеллектуальной собственностью (товарный знак, производственное ноу-хау или изобретение) заключается соответствующее лицензионное соглашение.
«Для минимизации риска конфликтной ситуации сторонам, помимо финансовых аспектов, следует подробно урегулировать вопросы доставки и приемки сырья, порядок принятия готовой продукции, требования к производственным линиям и соблюдению надлежащих практик, порядок использования товарных знаков и технологий, вопрос наличия необходимых разрешительных документов и страхования ответственности. Как показывает практика, недоработки в согласовании именно этих нюансов чаще всего приводят к претензиям и судебным спорам», — заявил эксперт.
